Ángel Luis Vázquez
Economista - Administrador Concursal
Ley Secretos Empresariales
El día 13 de marzo de 2019 entró en
vigor la nueva Ley 1/2019, de 20 de febrero de 2019, de Secretos Empresariales
(en adelante, LSE), que transpone al derecho español la Directiva 2016/943, de
8 de junio de 2016, relativa a la protección de los conocimientos técnicos y la
información empresarial no divulgados (secretos comerciales) contra su
obtención, utilización y revelación ilícitas, completando sus disposiciones.
Si bien es cierto que la protección
por secreto empresarial (en adelante, “SE”) ya venía utilizándose por parte de
las empresas, hasta ahora no existía una ley específica que los regulara,
protegiéndose principalmente mediante normas específicas del Código Penal, el
Art. 13 de la Ley de Competencia Desleal y cláusulas contractuales.
El SE no es en sí realmente un
derecho de propiedad industrial (en adelante, P.I.), pero la Disposición Final
4ª permite que el Estado lo implemente a título competencial. De hecho, así se
ha hecho en Italia. En la práctica se crea un “cuasi” nuevo derecho de
propiedad industrial, y cuando pensamos en SE debemos pensar en algo más amplio
que una alternativa a las patentes.
Con la nueva Ley se establece
alcance general para los SE, percibiéndose éstos como derechos extra
registrales de naturaleza patrimonial. Sin embargo, no podemos perder de vista
que este régimen deberá ser completado con otras normas de orden laboral,
penal, procesal y administrativo. Por ejemplo, la titularidad se regirá por las
normas de invenciones laborales.
Definición del SE y alcance de su protección
Una de las principales novedades de
la Ley es la definición abierta que da de los SE, diciendo que son “cualquier información, relativa a cualquier
ámbito de la empresa, incluido el tecnológico, científico, industrial,
comercial, organizativo o financiero”, que reúna tres condiciones:
- tratarse de un secreto, en el sentido de no ser generalmente conocido ni fácilmente accesible para los círculos en que normalmente se utilizaría;
- tener valor empresarial como consecuencia de su carácter secreto; y
- adoptarse medidas razonables por parte de su titular para que permanezca secreto.
La última característica tiene
especial relevancia dado que, para poder defender adecuadamente los derechos,
los titulares tendrán la obligación de demostrar que han definido e
implementado medidas tanto técnicas como organizativas para protegerlos
inicialmente.
Actuaciones ilícitas
La Ley define una serie de actuaciones
que se consideran ilícitas:
- La obtención de un secreto empresarial sin el consentimiento de su titular cuando se lleve a cabo mediante el acceso, apropiación o copia no autorizada de cualquier soporte que contenga el secreto empresarial, o a partir del cual se pueda deducir; o cualquier otra actuación contraria a las prácticas comerciales leales.
- la utilización o revelación de un secreto empresarial sin el consentimiento de su titular se considera ilícita cuando viene precedida por una obtención ilícita o si se incumple una obligación de confidencialidad o de similar naturaleza.
- La producción, oferta, comercialización y la importación, exportación o almacenamiento con dichos fines de la mercancía infractora, esto es, cualquier producto o servicio que incorpore un secreto empresarial obtenido de forma ilícita y se beneficie del mismo de forma significativa.
Debemos entender que son mercancías
infractoras aquellos productos y servicios cuyo diseño, características,
funcionamiento, proceso de producción o comercialización se benefician de
manera significativa de SE obtenidos, utilizados o revelados de forma ilícita.
Excepciones:
- Descubrimiento o creación independientes.
- Ingeniería inversa: salvo si el titular del SE ha prohibido estos actos a la otra parte en el contrato. Se puede excepcionar mediante una cláusula en el contrato.
- Facultades trabajador.
- Obtención por periodistas para fines informativos.
- Delación: Poner fin a un incumplimiento grave.
Quien tiene el control legítimo o
el licenciatario es denominado titular, y podrá ejercitar las acciones civiles
pertinentes ante los Juzgados de lo Mercantil. Se prevé que a iniciativa de
parte o de oficio el juez adopte medidas para mantener el carácter secreto de
la información, como acceso restringido a ella y a la resolución.
Responsabilidades:
La LSE establece un sistema de
responsabilidad objetiva por estas conductas para aquellos que obtienen,
utilizan o revelan el secreto empresarial a sabiendas de que lo hacen sin
consentimiento de su titular; aquellos que deberían haber sabido que su origen
era ilícito; y los terceros adquirentes de buena fe. Sin embargo, contra los
terceros adquirentes de buena fe no podrán ejercitarse acciones de
indemnización de daños y perjuicios.
Asimismo, en el caso de que resulte
demandado un tercer adquirente de buena fe, este podrá solicitar al juez que
sustituya las acciones de cesación, remoción, embargo de bienes, etc.
ejercitadas por el demandante, por el pago de una indemnización pecuniaria,
siempre que esta resulte razonablemente satisfactoria para el demandante y la
ejecución de aquellas medidas hubiera de causarle un perjuicio desproporcionado
al demandado.
No es posible la acumulación de
responsabilidad civil y penal, pero sí habrá compatibilidad con las acciones la
LCD, cuando se produce por ejemplo el comportamiento del Art. 14, 4, 11…
Ventajas de los secretos empresariales frente a las patentes:
La protección de los SE tiene una
serie de ventajas, que son:
- No está sujeta a límites temporales, sino que continúa de manera indefinida siempre que el secreto no se revele al público.
- Tienen efecto inmediato, puesto que su protección no requiere obedecer a requisitos como la divulgación de la información a una autoridad gubernamental.
- No se limita por el principio de territorialidad, sino que tiene protección mundial.
Pautas para configurar e implementar un SE adecuadamente:
No obstante, implementar un SE no
es tan fácil como puede parecer a simple vista, sino que habrá que seguir un
programa de protección, basado en los siguientes pasos:
- Identificación-inventario- ámbitos y categorías. Quién tiene acceso y quién lo va a tener, en qué ámbitos están, si hay cláusulas contractuales suficientemente garantistas…
- Implantar medidas razonables para la protección.
- Legales. Cláusulas de confidencialidad como
medida primordial, así como su seguimiento; cláusulas de cesión de derechos; no
competencia, pero cuidado, porque tiene que ser retribuida, no ser mayor de 2
años, restringida en su ámbito…
- Técnicas.
Acceso restringido por usuarios; protocolo de envío de secretos por email;
trazabilidad de los documentos que contengan secretos; prueba digital; sistemas
de detección de intentos de acceso no autorizados; accesos físicos
restringidos…
- Organizativas. Políticas y directrices sobre uso
de la información; cuestionarios de entrada de salida, acuerdos de salida y
cartas de advertencia; protocolo de actuación ante incidencias; protocolo de
concienciación y formación; evaluación de eficacia; coordinación entre áreas
generadoras y usuarias de SE, coordinación entre áreas.
- Control periódico de verificación del cumplimiento de las medidas razonables
Reflexiones y conclusiones
Consideramos tras todo lo expuesto
que el secreto empresarial es un recurso que al menos una vez regulado ya
específicamente se presenta como una nueva figura muy valiosa y posiblemente
infrautilizada por el desconocimiento de la misma por parte de inventores y
empresas de innovación que puede incorporarse en la política y práctica
empresarial de una forma progresiva, constante y eficiente, bajo una estrategia
y asesoramiento especializado que acompañe y asista a la empresa durante el
proceso.
Asimismo, creemos no arriesgar al afirmar que no
implementar el Secreto Empresarial puede conllevar una serie de riesgos
importantes para su titular, como la pérdida de oportunidades de negocio, no
detectar actos ilícitos o hacerlo de manera tardía, así como la imposibilidad
de acreditación de titularidad y contenido, lo que afecta directamente a los
activos de la empresa.
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